工程承包方采购侵权产品需承担销售侵权责任-淮南侵害外观设计专利权纠纷案例解读

一、案例检索信息
案由：侵害外观设计专利权纠纷
案号：(2022)皖04民初277号
审理法院：安徽省淮南市中级人民法院

二、案件事实并告知法院的判决结果

史某系"模组路灯头"的外观设计专利权人，该专利于2009年2月5日向国家知识产权局申请，于2009年12月16日获得国家知识产权局授权，专利号为ZL200930026343.5。该外观设计专利附图图片包括路灯灯头各面视图七副。路灯灯头主视图显示，整体呈扁平的平板型，由安装部和发光部组成，发光部设有多个横向排列的矩形LED发光模组，灯头顶部呈弧线形设计，安装部两边呈弧形向内收缩与灯杆相连。

2017年5月18日，史某出具《专利转让补充说明》，载明：将针对涉案专利自授权公告之日起所发生的侵权行为追究侵权责任的权利转让给刘某；专利权转让完成后，刘某有权以自己的名义，以及委托任何第三方，针对发生于任何时间之侵犯涉案专利的行为开展维权行动。

2017年7月5日，案涉专利变更权利人为刘某。

2019年1月16日，刘某向江苏省南京市钟山公证处申请对察看并清点相关道路上路灯行为进行保全证据公证。1月19日，公证人员和刘某来到淮南市凤台县的相关道路。公证人员使用携带的专用数码相机对淮南市凤台县相关道路上的路灯以及道路现状进行拍照。公证人员现场使用办公手机的地图功能截屏保存现场地图。经现场清点，安置大道自与大兴集路交汇处开始向东南到与州来北路交汇处结束，道路上共有175根双灯头路灯，34根四灯头路灯，总计486盏灯头。2月13日，江苏省南京市钟山公证处对上述保全过程作出（2019）宁钟证经内字第1500号公证书。

根据（2019）宁钟证经内字第1500号公证书所附现场拍摄照片所反映的被控侵权产品外观与涉案专利外观设计进行比对可见，二者均呈现如下外观特征：都是路灯产品，都是呈扁平的平板形，由安装部和发光部组成，发光部设有多个横向排列的矩形LED发光模组，灯头顶部呈弧线形设计；安装部两边呈弧形向内收缩与灯杆相连。

另查明，2012年10月10日，凤台县某湖新区投资建设有限责任公司与安徽省某港工程有限责任公司签订《建设工程施工合同》，由安徽省某港工程有限责任公司负责案涉路灯工程，合同约定由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂商或供应商。

再查明，2022年3月，刘某认为凤台县某湖新区投资建设有限责任公司安装的路灯侵犯其外观设计专利权，以凤台县某湖新区投资建设有限责任公司、凤台县市政管理处为被告向安徽省合肥市中级人民法院提起诉讼，后撤回起诉。

法院判决：安徽省某港工程有限责任公司于判决生效之日起十日内赔偿刘某经济损失及合理支出391600元；驳回刘某的其他诉讼请求。

三、案例核心观点与企业法律风险防范

这个案例告诉我们：作为工程承包方，在施工过程中采购并安装他人专利产品，即使只是按照发包方要求完成施工任务，也可能构成专利侵权并承担赔偿责任。

为什么路港公司要赔偿而滨湖投资公司不用赔？关键在于"销售行为"的认定。法院认为，路港公司作为施工方，按照合同约定采购并安装了路灯，实际上是将路灯"销售"给了发包方——通过工程款结算的方式完成了产品转让，达到了获取利润的目的。这种行为被认定为专利法意义上的"销售"，因此构成侵权。而滨湖投资公司只是使用方，使用行为不构成专利侵权。

对企业来说，这个案例揭示了几个重要风险点和防范措施：

1. 采购环节要审查知识产权状况
   承包方在采购材料设备时，不能只关注价格和质量，必须核查产品是否侵犯他人专利权。建议建立供应商知识产权审查制度，要求供应商提供不侵权承诺，并在合同中明确约定知识产权侵权责任由供应商承担。

2. 施工合同要明确知识产权条款
   在签订工程合同时，承包方应与发包方明确约定：如发包方指定特定品牌或型号的产品，因该产品侵权导致的法律责任应由发包方承担；如承包方自行采购，需做好知识产权尽职调查。

3. 保留完整采购证据链
   路港公司声称产品有合法来源，但因"办公场所多次变更，相关采购合同及付款信息无法查询"而未能提供证据。企业应建立完善的档案管理制度，保留所有采购合同、发票、付款凭证等至少十年，一旦发生纠纷能够证明合法来源。

4. 及时应对侵权风险
   本案中刘某发现侵权后及时进行了公证取证，而路港公司辩称刘某已超过诉讼时效但未获支持，因为刘某在发现侵权后三年内提起了诉讼。企业一旦收到侵权通知，应立即停止相关行为并进行核查，避免因拖延导致责任扩大。

5. 专利许可费可作为赔偿依据
   法院参考刘某与他人签订的专利许可合同（800元/套），确定了赔偿金额。这意味着，即使专利已经过期，权利人仍可就专利有效期内的侵权行为主张赔偿，且许可费是重要参考标准。企业在使用可能涉及专利的产品前，最好先获得许可或确认不侵权。

对于广大施工企业而言，这个案例敲响了警钟：工程总承包不等于可以对采购产品的知识产权问题"一推了之"。特别是当合同约定"由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂商或供应商"时，承包方更需承担起知识产权审查责任。建议施工企业在投标阶段就对可能涉及专利的产品进行筛查，中标后建立采购产品知识产权风险评估机制，避免"替人背锅"的尴尬局面。

记住：在知识产权保护日益严格的今天，"不知情"不再是免责的护身符，"我只是施工方"也不再是逃避责任的挡箭牌。只有把知识产权风险防控融入企业日常管理，才能避免类似本案的巨额赔偿。